專利合同是對於專利權的轉讓、許可、質押等法律問題的交易規範，最終目的是為了促成專利的進一步實施。因為不同行業不同企業內部有不同的專利戰略，專利合同的簽訂，必須從商業角度和企業文化角度對相關專利有比較清楚的瞭解，以保證交易的安全性，提高企業在市場競爭中的抗風險能力。

 

專利合同法是調整平等主體合同關係的法律規範總稱，調整專利權轉讓、許可、質押等法律規範，包括有專利法、合同法、擔保法等。除了專利法本身的規定外，還有合同法分則中關於技術轉讓合同、技術諮詢合同、技術服務合同等規定。另外，物權法中規定債務人或者第三人有權處分的專利權可以出質：比如最高法對擔保法若干問題的解釋，規定了專利權的出質人未經質權人同意轉讓或者許可他人使用已出質專利權的，該行為無效；最高院的司法解釋主要是關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定，規定了合同糾紛的法院管轄，等等。

 

從合同內容來看，專利許可合同的分為商務性條款、技術性條款和法律性條款三大類，一般應包括前言、定義、合同範圍、價格、支付、技術資料的交付、保證和索賠、稅費、侵權、爭議的解決以及合同生效等內容。這裡就條款中最應該注意的幾點提出一些建議：

 

一、專利合同的定義條款，包括專利許可的定義、排他性、非排他性、區域限制、應用範圍、有效期、改進技術、支付方式與費用、保證、擔保、賠償條款、轉授使用許可。

這裡應該注意，在專利許可合同中，考慮到專利權人有可能在專利許可合同的存續期間，向第三人轉讓專利權，應明確約定因為專利轉讓中止合同因此帶來的損害賠償。要防止專利被許可使用人實施專利或者商業秘密超越了約定範圍或違反保密義務，防止被許可方越權行為，例如超越了使用專利的期限、地區、方式和範圍等，還包括獨佔實施許可合同的許可使用方在許可範圍內，自己又實施同一技術；排他實施許可合同和獨佔實施許可合同的許可方在許可範圍內，就同一技術與第三人簽訂專利許可使用合同。對於方法專利，建議在多個領域進行許可，對於獨立權利要求和從屬權利要求可以分別進行許可，根據不同的許可使用條件，訂立普通許可使用合同、排他許可使用合同、獨佔許可使用合同、交叉許可使用合同和可分售許可使用合同等。要考慮許可合同中是否包含了默示許可。例如，授權製造和使用不等於授權了銷售的權利，授權使用可能暗含製造的權利。

 

二、關於維持專利權有效的條款。按照專利法的規定，在專利權的法定保護期限內，專利權人應每年按規定繳納年費方可維持專利權有效。為避免合同糾紛的發生，當事人應在合同條款中對維持專利權有效和被宣告無效及縮小保護範圍後該如何處理進行約定。

在專利轉讓合同中，受讓人應該避免專利權重複轉讓，對於專利的過渡期進行考慮，例如，誰來繳納專利申請續展費用或年費，如專利權利在過渡期被宣告無效，專利權人需要對此進行負責。當事人還應考慮專利申請權利的優先權一併轉讓。在專利權被第三人所主張權利，原權利人應當承擔應訴的任務。由於受讓專利技術不能實施，或者技術不能達標，就其中轉讓費的返還，損失賠償應當事先約定。

 

三、專利侵權問題的處理條款中，一定要把侵權後的責任劃分清楚，通常約定發生侵權時，由許可方負責由此帶來的一切法律責任並承擔一切法律後果。比如，技術投入所涉及的專利責任。

 

四、對於合同生效條款，要注意備案。一般來說，專利許可合同經雙方當事人簽字後即可生效。專利法實施細則所規定的“專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案”不是合同生效的必備條件。關於合同的有效期限，可以約定當事人雙方的權利和義務結束後合同自動失效，也可以約定一個明確的期限。

(文章參考: http://www.iprdaily.cn/article_17850.html)

 

以上就是一般的專利合同中間我們需要注意的部分。當然，因為專利合同本身存在一些不確定性，包括專利本身的穩定性，後期的繼續研發的部分歸屬權，被授權方的自身行為帶來的一些變化等等，甚至包括上面所說到的專利執行過程中面臨的一些問題。我們會在接下來的分享中，結合具體的案例詳細的講解，敬請期待!

 

徐威

環球互易集團高級法律顧問

  • 互易集團法務總監
  • 資深法律顧問
  • 中華商標協會理事
  • 知識產權高級顧問
  • 企業品牌推進高級顧問
  • 中國社會科學院法學碩士
  • 武漢大學法學博士

2017年12月15日